법무법인 세창(대표변호사 김현)이 매월 1, 11, 21일 3차례에 걸쳐 전문가들의 담당 법률 업무를 해사경제신문에 제공함에 따라 특보로 보도하기로 했다.

이와 관련, 세창은 매달 1일 신명용 변리사의 지적재산 관련 IP뉴스레터, 11일 Thomas Kim 미국변호사의 영문 뉴스레터에 이어, 매달 21일에 소속 변호사들이 돌아가면서 담당하고 있는 법률업무와 관련하여 보도하기로 했다. 신명용(사진) 변리사의 특허 소진이론은 다음과 같다.

최근(2008년 6월 9일) 미국연방대법원에서 우리나라 기업의 LG전자(LGE)와 세계 최대 노트북 제조업체인 대만 기업의 콴타(Quanta) 간의 특허소송에 대한 판결이 있었습니다. 이번 사건은 예전부터 저도 관심 있게 지켜보고 있었던 것이었는데요, 우선 우리나라 기업이 당사자인 것뿐만 아니라 미국연방대법원이 사건심리를 한다는 점에 흥미로웠습니다.

미국연방대법원은 우리나라 대법원과 달리 심리하는 사건의 수가 매우 적고, 특히 특허와 같은 지적재산권 관련 사건의 수는 더욱더 제한적으로만 심리하기 때문입니다. 먼저, 연방지방법원은 1심 판결에서 콴타가 LG전자의 특허권을 침해하지 않았다면서 콴타의 손을 들어줬지만 연방순회항소법원의 2심 판결에서는 LG전자의 주장이 받아들여져 LG전자가 승소했습니다.

콴타는 2심에서 패하자 특허 제품을 판매한 특허권자가 별도의 로열티를 계속해 부과할 수 없다면서 대법원에 상고 소송을 제기했었습니다. 상고 제기 시 부시 행정부는 콴타의 입장에 동조하면서 대법원이 이번 특허분쟁에 대해 심리에 착수해야 한다는 입장을 전달했고 연방순회항소법원이 특허권 소지자들의 로열티 요구 권한을 너무 많이 인정했다고 밝힌 바 있었으며, 결국 2007년 9월 경에 미국연방대법원은 이에 대한 소송의 심리에 들어갔고, 2008년 6월 경에 판결이 났습니다. 여기서 관련이론이 특허의 소진이론(Exhaustion Doctrin)인데, 이하 소진이론에 대해 살펴본 후 판결내용을 알아보도록 하겠습니다.

특허권이란 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 독점할 수 있는 권리이며, 따라서 다른 사람은 정당한 이유 없이 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권을 침해하게 됩니다. 따라서, 특허권자는 특허발명을 적극적으로 실시할 수 있는 한편, 타인의 침해행위에 대해서는 금지권 및 침해행위에 따른 손해배상청구권 등을 행사할 수 있습니다.

여기서, 특허발명의 실시란 무형의 기술사상인 특허발명을 산업상 활용(이용)되는 형태를 말하는데, 특허법 제2조 제3호에서는, 물건의 발명인 경우 ‘그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)하는 행위를, 방법의 발명인 경우 ‘그 방법을 사용하는 행위’를, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’로 실시행위를 규정하고 있습니다. 또한, 이상의 발명의 실시형태는 특허권의 효력상 그 행위 하나 하나가 각각 독립적인 특허권의 내용을 구성하므로 특허권자는 각 행위별로 독점권을 가지게 됩니다(실시행위 독립의 원칙).

한편, 특허 소진이론은 특허품에 대한 정당한 생산, 판매가 이루어진 후에는 특허권의 효력은 소진된 것으로 되어 그 생산, 판매된 특허품에 대해서 다시 특허권침해 등을 주장할 수 없다는 견해이며, 독일이나 일본 등을 비롯하여 우리나라에서 유력한 설로 지지받고 있습니다. 따라서 특허 소진이론에 따를 경우 특허권자 또는 정당한 권한이 있는 자(실시권자 등)가 생산, 판매한 제품을 구입한 자가 그 제품을 스스로 사용하거나 다시 그 제품을 업으로 판매한 경우에 특허권침해가 되지 않게 됩니다.

다시 위 소송건으로 돌아가서, 사실관계를 살펴보면 다음과 같습니다. 특허권자인 LG전자는 인텔(Intel)사에게 라이선스(License)를 허여하는 계약을 하였고, 라이센스 계약 내용은 인텔사가 특허권을 이용하여 제품을 생산, 판매할 수 있는 권한을 부여하는 것이었고(주계약), 별도 계약 조건에 따르면, 인텔사로부터 제품을 구매한 구매자는 해당 구매 제품을 비-인텔사 제품과 결합하여 사용하는 것이 금지되었습니다. 그 후, 인텔사는 제품을 콴타 등에 판매하면서, 비-인텔사 제품과 결합하여 사용하지 말라는 조건을 붙였습니다. 그러나, 제품 구매자인 콴타는 해당 조건에 위배하여 제품을 사용하였습니다(즉, 비-인텔사 제품과 결합하여 사용하였습니다).

연방순회항소법원(Federla Circuit)에서는 “소진이론은 조건없는 판매/계약의 경우에만 적용되는 것이고, LG전자가 인텔에 라이선스 계약을 한 것은 조건부였으므로, 소진이론은 적용되지 않는다. 따라서, 콴타는 조건에 위배되도록 제품을 판매함으로써 LG전자의 특허를 침해하였다”라고 판시하였습니다.

이에 대해 콴타는 상고소송을 제기하면서 이미 라이선스를 가진 인텔사로부터 적법하게 제품을 구입하였기 때문에 특허 소진이론에 의해서 더 이상 특허권자가 특허권을 주장할 수 없다고 반박하였습니다. 이에 LG전자는 특허소진이론은 방법특허(문제가 된 특허들은 방법특허를 포함하고 있음)에는 적용되지 않으므로 콴타에 대해 특허권을 행사할 수 있고, 특허 소진이론에는 특허권이 있는 제품을 판매할 때 특별한 조건을 달지 않으면 특허권리를 인정받지 못하지만 인텔에 제품을 판매하면서 재판매시 특허권 사용을 제한한다는 조건을 달았기 때문에 콴타는 특허를 침해하게 된다고 주장하였습니다.

이에 대해 대법원은, “ 1) 특허소진이론은 방법특허에도 적용되고, 2) 특허소진이론은 조건없는 판매/계약의 경우에만 적용되는 것은 맞으나, LG전자와 인텔사의 라이선스 계약은 인텔사에게 제약없는 생산/판매 권한을 부여하였다. 문제의 계약 조건은 인텔사의 권한을 제약하는 것이 아니라 제3자의 권한을 제약하는 것이므로, 해당 라이선스 계약에 의해 특허권은 소진되었고 따라서 콴타는 LG전자의 특허권을 침해하는 것이 아니다.” 라고 판시하였습니다.

상기 미국연방대법원판결은 연방순회항소법원에 비해 특허권자의 권한을 축소하였습니다. 특허소진이론이 적용되더라고 판매조건을 위배한 자에게 특허권자는 계약책임을 물을 수 있는 여지는 남아있습니다. 그러나, 계약권에 비해 강력한 특허권을 행사하지 못함으로써, 특허권자의 권한이 축소되는 결과가 됩니다. 본 사건에서 LG전자는 콴타를 계약위반책임을 물을 수 있는 여지가 있으나, LG전자가 콴타와 직접 계약을 체결한 것이 아니므로 콴타에게 직접 계약위반책임을 물을 수 없을 가능성이 큽니다. 따라서, 특허권자는 라이선스 계약 체결 시, 라이선스의 직접 당사사 뿐만 아니라 라이선스권자가 제3자와 계약을 맺는 것까지 모두 관리하여 특허권 보호에 만전을 기하는 것이 좋을 것으로 사료됩니다.