저희 세창에서는 매달 신명용 변리사의 1일 IP Newsletter, 11일 토마스 김 미국변호사의 영문 뉴스레터에 이어, 매달 21일에 소속 변호사들이 돌아가면서 주로 담당하고 있는 법률업무와 관련하여 평소 고객들에게 말씀드리고 싶었던 이야기들 또는 소개드리고 싶은 판례를 짧게 다루는 국문 뉴스레터를 제작하게 되었습니다. 안녕하세요. 법무법인 세창의 신명용 변리사입니다.

보존소송이란 본안소송의 판결의 집행을 용이하게 하거나 확정판결이 있을 때까지 손해가 발생하는 것을 방지할 목적으로 일시적으로 현상을 동결하거나 임시적 법률관계를 형성하게 하는 재판으로서, 가압류 또는 가처분 신청을 예로 들 수 있습니다. 한편, 특허침해금지 가처분이란 특허권에 기한 금지청구권을 피보전권리로 하여 채무자의 특허침해행위의 금지를 구하는 가처분으로서, 특허권을 침해하는 행위가 있을 경우 이를 신속히 금지시키기 위하여 심리에 많은 시간이 소요되는 본안소송보다는 특허권에 기한 금지청구권을 피보존권리로 하여 특허침해금지 가처분을 신청하는 경우가 많습니다. 이러한 가처분 신청이 받아들여지면 채무자(침해자)는 본안판결을 받기도 전에 치명적인 손해를 입게 될 우려가 있는 반면, 가처분 신청이 배척되면 채권자(특허권자)는 독점적 실시권을 보장받지 못하는 불이익을 입게 되고 나아가 특허제도를 유명무실하게 할 우려가 있습니다. 여하튼, 가처분 신청은 시간상으로도 가장 신속하면서 가처분만으로도 당장 상대방의 행위를 중지(침해물품의 제조, 판매 등의 금지)시킬 수가 있고, 또한 가처분결정이 나면 서로 화해로 분쟁이 해결되는 경우가 많아 신속하게 해결을 볼 수 있기 때문에, 특허권자의 입장에서는 본안소송 이전에 가처분 신청을 제기하는 경우가 많습니다.

  그런데, 채권자(특허권자)의 입장에서는 이러한 가처분 신청을 신중하게 해야 하며, 가처분 신청에서 이기더라도 추후 본안소송에서 패하게 되면 채무자에게 손해배상을 해야 할 가능성이 크게 됩니다. 구체적인 사례를 살펴보면 다음과 같습니다.

  A는 이 사건의 특허권자(실제는 실용신안권자임)이고, B는 A의 특허기술과 유사한 듯한 제품을 제조, 판매하고 있습니다. A는 B를 상대로 특허침해금지 가처분을 신청하여 법원의 승소결정을 받았습니다. 그 후 B의 제소명령신청(법원에 채권자로 하여금 빨리 본안소송을 제기해 달라는 신청을 말합니다.)에 따라 A는 특허권 침해에 따른 손해배상소송을 제기하였고, 그 소송에서 이 특허는 공지기술을 단순히 조합한 정도여서 특허성이 없어 그 권리범위를 인정할 수 없다는 이유로 청구기각 판결이 선고되었습니다(A 패소). A는 이에 항소하였으나, 항소기각판결을 선고 받았고, 그 후 상고를 포기하여 위 판결은 확정되었습니다.

  여기서 채무자인 B는 소송에 이겨서 기쁘겠지만, 가처분 결정 이후부터 본안소송의 판결이 확정되기까지 제품을 팔지 못하게 되어 손해가 막심하겠지요? 특히, 중소기업의 경우 회사를 문닫아야 할 상황까지 올 수 있습니다. 따라서, B는 A의 특허가 공지기술임에도 불구하고 A의 소송으로 인하여 자신이 영업을 못하는 등의 손해를 입었다고 주장하면서 불법행위를 이유로 A를 상대로 하여 손해배상소송을 제기하였습니다. 한편, A는 불법행위가 성립되기 위해서는 행위자의 고의, 과실을 요하는데, 가처분 재판을 담당한 법원에서 6개월 가량 본안소송과 같은 정도로 원고와 피고 쌍방이 출석하여 주장과 입증을 기술설명회 등을 통하여 실체상의 청구권이 있는지 여부를 신중하게 심리한 후에 가처분 결정을 하였고, A는 전문가인 변리사, 변호사와 상의하면서 B의 제품이 A의 특허권을 침해한다는 자문을 받은 후 소송신청을 한 것이므로, 불법행위에 대한 고의, 과실이 없다고 주장하였습니다.

  이에 대해 법원(대법원 2002.9.24. 선고 2000다46184 판결)에서는, “가압류나 가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나, 그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다(대법원 1995.4.14. 선고 94다6529 판결, 1999.4.13.선고 98다52513 판결 등 참조).라고 하였습니다. 또한 법원은 같은 판결에서, “이러한 법리와 일반적으로 실용신안권(특허권)에 기한 가처분이 인용되는 경우에는 채무자측 영업의 존폐에 막대한 영향을 끼치는 점을 종합하여, 원심이 피고의 과실추정을 번복하기 위하여 내세운 사유들을 살펴보면, 먼저 원심이 인정한 정도의 가처분 심리 경과나 피고가 자신의 전용실시권에 기하여 제품을 생산, 판매한 기간이 오래 되었다는 점 및 피고가 변리사로부터 침해 여부에 대한 감정을 받았다는 사정만으로는 원고가 입은 손해에 대하여 과실이 있다는 추정이 번복되었다고 단정할 수 없고,~(중략).” 라고 하였습니다.

  따라서, 위 판례와 같이 부당한 가처분으로 밝혀져 본안소송에서 패소한 경우에 손해배상책임을 질 위험성이 더 크다는 점에 유의하여서, 특허권자는 가처분 신청을 신중하게 제기하는 것이 좋을 것으로 사료됩니다. 특히, 특허침해의 가처분신청이 인용될 경우 채무자(침해자)측 영업의 존폐에 막대한 영향을 초래하게 되므로 일반 민사 가처분 신청과 달리 본안소송 못지않게 신중한 심리를 거치는 경우가 보통이어서 신속성의 장점이 그다지 크지 않고, 가처분 사건은 심문절차로 진행되어 서면 심리에 의함이 원칙이며, 현장검증이나 증인신문 등의 증거신청을 거의 받아주지 않는 점 등을 고려하면, 명백하게 침해하는 경우이거나 그 특허가 무효가 될 경우가 아닌 것이 확실하지 않은 경우라면, 처음부터 본안소송으로서 침해금지 또는 손해배상을 구하는 것이 좋을 수도 있을 것으로 사료됩니다.