저희 세창에서는 매달 신명용 변리사의 1일 IP Newsletter, 11일 토마스 김 미국변호사의 영문 뉴스레터에 이어, 매달 21일에 소속 변호사들이 돌아가면서 주로 담당하고 있는 법률업무와 관련하여 평소 고객들에게 말씀드리고 싶었던 이야기들 또는 소개드리고 싶은 판례를 짧게 다루는 국문 뉴스레터를 제작하게 되었습니다. 안녕하세요. 법무법인 세창의 신명용 변리사입니다.

 
특허무효심판이란 특허권이 법에 규정된 무효사유에 해당하는 경우에 이해관계인 또는 심사관의 청구에 응하여 당해 특허권을 소급적으로 무효화시키는 절차를 말합니다. 우리 특허법은 영미법과는 달리 특허권의 무효는 언제나 무효심판에 의하도록 하고, 특허침해소송에서 특허권의 무효가 문제된 경우에 법원은 특허권의 무효여부라고 하는 선결문제에 대하여 무효심판의 심결이 확정될 때까지 소송을 중지할 수 있도록 하고 있습니다.

법적으로 규정된 무효사유는 많지만 그 중에서도 해당 특허가 공지기술에 비해 진보성이 없다는 이유로 무효제기되는 것이 대다수를 차지하게 됩니다.

한편, 권리범위확인심판이란 특허권을 둘러싼 당사자의 분쟁이 있는 경우, 예컨데 권리침해의 문제 등이 있는 경우에, 그 실시형태가 당해 특허의 권리의 범위 내에 해당되는지 여부를 미리 확정지어 놓을 필요에 의해 인정된 심판을 말합니다. 그런데, 특허등록된 발명의 전부 또는 그에 유기적으로 결합된 일부가 공지공용의 기술에 해당되는 경우에 무효심결 없이 권리범위확인심판에서 무효를 확인하고 특허권의 권리범위를 부인할 수 있는가가 문제인데, 대법원은 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위 인정할 수 없다고 판시하여, 특허무효심결을 거치지 않고도 무효와 동일한 의미를 가지는 항변을 할 수 있는 길을 열어주고 있습니다. 문제는 이러한 공지공용의 기술의 항변이 권리범위확인심판에서 뿐만 아니라 권리침해를 주장하는 민사소송이나 형사소송에서도 그대로 원용될 수 있는지 여부입니다.

이를 살펴보기에 앞서 관할을 먼저 살펴볼 필요성이 있는데, 무효심판이나 권리범위확인심판에서 특허심판원이 내린 심결에 대한 불복의 소송은 고등법원급의 특별법원인 특허법원에 제기하게 됩니다. 특허법원은 미국의 특허전담연방항소법원(CAFC)과 비슷한 측면을 가지고 있으나, 우리 특허법원은 특허침해로 인한 손해배상청구 등의 일반 민사사건에 대한 관할은 없는데 반해서, 미국의 CAFC는 특허권침해로 인하 민사사건에 대한 항소사건도 담당한다는 점에서 차이가 있습니다. 즉, 우리나라의 경우 특허침해에 따른 손해배상이나 금지청구 등의 민사사건은 일반 법원에 제기해야 합니다.

다시, 앞의 논점으로 되돌아 가서 공지공용의 기술의 항변이 권리범위확인심판에서 뿐만 아니라 권리침해를 주장하는 민사소송에서도 그대로 원용될 수 있는지 여부입니다.

특허침해에 대한 민사소송에서 대법원은, “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라도 특허의 무효 사유 존부에 대한 판단을 할 수 있고, 무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 권리남용에 해당된다”라고 판시하고 있습니다. 즉, 침해소송에 있어서 무효심결에 의하지 않더라도 무효심결과 같은 경제적 효과를 가지게 됩니다. 진보성을 결여한 발명을 근거로 해서 권리주장을 허용하는 것은 일반공중 또는 경쟁업자가 공지공용의 기술을 사용하지 못하도록 방해하는 결과로 될 뿐이며, 진보성을 결여해서 무효로 될 특허권을 행사하도록 방치하는 것은 오히려 특허법의 취지에 반하고 자유로운 경쟁을 해하기 때문에 특허권의 남용에 해당된다고 보아 그 권리행사를 부인하는 취지로 보여집니다.

그런데, 특허무효심판절차와 특허침해소송을 구별하는 이원적 절차는 특허분쟁해결에 많은 시간과 비용을 초래하게 만들어서 소송경제적으로 불합리할 뿐만 아니라, 그 두 절차에서 나온 결과가 서로 모순 충돌될 수 있는 가능성과 위험성이 상존하고 있는 문제점이 있으며, 최근 들어 이와 같은 사례가 발생하였습니다.

예를 들어, 특허권자 A는 유사한 기술을 실시하는 B를 상대로 특허침해에 따른 금지소송을 제기하였습니다. 이에 대해 B는 A의 특허를 무효로 하기 위해 특허심판원에 심결을 제기하였으나 져서 특허법원에 항소하였지만 특허법원에서도 결국 패소하였습니다. 즉, 특허심판원과 특허법원에서는 A의 특허의 등록이 유효하다고 판단한 것입니다(특허법원 2006.6.15. 선고 2005허3512). 그러나, 상기 침해금지소송에서는 상기 A의 특허는 신규성 또는 진보성 결여의 무효사유가 있으므로 그 특허권에 기초한 원고 A의 이 사건 특허권 침해금지는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다 하여 청구기각의 판결을 내렸습니다(서울남부지방법원 2008.4.18.선고 2004가합2596 판결).

결국, 이러한 모순의 충돌은 일반인들에게 많은 혼란을 줄 수 있습니다. 따라서, 궁극적으로는 만족스러운 해결을 위해서 무효심판(소송)절차와 침해소송절차를 단일화한 법원이 담당하는 절차적 일원화가 필요하다는 주장이 제기되고 있습니다.