저희 세창에서는 매달 신명용 변리사의 1일 IP Newsletter, 11일 토마스 김 미국변호사의 영문 뉴스레터에 이어, 매달 21일에 소속 변호사들이 돌아가면서 주로 담당하고 있는 법률업무와 관련하여 평소 고객들에게 말씀드리고 싶었던 이야기들 또는 소개드리고 싶은 판례를 짧게 다루는 국문 뉴스레터를 제작하게 되었습니다.

안녕하세요. 법무법인 세창의 신명용 변리사입니다.

제3자가 타인의 상표권을 침해하기 위해서는 상표권과 동일 또는 유사한 상표를 사용하여야 하는데, 여기서 “상표의 사용”이라 함은 상표사용자의 상품을 타인의 상품과 구별시키기 위한 식별표지(자타상품식별표지)로 사용함을 의미하며, 따라서 자타상품식별표지로서가 아니라 설명적 문구로 사용되는 경우, 장식적으로 사용되는 경우, 판촉물에 사용되는 경우 등은 위 “상표의 사용”에 해당되지 않아 상표권 침해를 구성하지 않습니다.

  “장수온돌, 장수돌침대, 돌침대” 등으로 유명한 장수산업은 이씨가 ‘장수온돌’이라는 개인사업체를 운영해 오면서 2000년 11월 한글인터넷주소 등록기관에 ‘장수온돌’을 등록하고 인터넷 쇼핑몰을 운영하자 이는 자기의 상표권 침해행위에 해당한다며 사용금지 등의 소송을 냈습니다. 여기서, 한글 도메인이름의 등록, 사용이 과연 상표의 사용에 해당하는지 및 이에 대한 요건이 중점사항이라고 할 수 있겠습니다.

  판례(대법원 2007.10.12. 선고 2007다31174 판결)는 “상표권 침해가 인정될 수 있으려면 상표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 도메인이름의 경우에는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 상표의 사용으로 볼 수 있다”라고 하여, 웹사이트 화면상의 내용 등을 고려하여 자타상품식별표지의 기능을 하고 있다면 상표의 사용으로 보고 있습니다.

이와 같은 법리를 기준으로, 본 사안에서 재판부(대법원 2008.9.25. 선고 2006다51577 판결)는 “피고(이씨)가 한글인터넷주소 서비스를 제공하는 주식회사 넷피아닷컴에 이 사건 한글인터넷주소를 등록하고, 인터넷 사용자가 웹브라우저의 주소창에 이 사건 한글인터넷주소를 입력하여 연결되는 피고 개설의 웹사이트(www.jangsuondol.com)에서 전기침대 등 상품에 관한 정보를 제공하고 판매하는 쇼핑몰을 운영하는 행위는 상표의 사용에 해당하므로, 이 사건 한글인터넷주소와 원고(장수산업)의 등록상표(등록번호 제524178(“장수온돌”))의 표장 및 사용상품이 동일 유사한 이상, 이 사건 한글인터넷주소의 등록, 사용은 상표권 침해에 해당한다”라고 판시하였습니다.

  그러나, 타인의 등록상표와 동일 유사한 도메인이름만을 등록만 한 경우 즉, 자타상품식별표지의 사용행위가 없는 경우 또는 그 도메인이름 하에 웹사이트를 개설한 경우만으로는 타인의 상표권을 침해하지 않습니다. 또한, 도메인이름이 웹사이트에서 제공되는 상품의 식별표지로 사용된다 하더라도 웹사이트에서 제공되는 상품과 타인의 등록상표의 지정상품과 동일,유사하지 아니하여 경업관계 내지는 경제적 유연관계가 전혀 없는 경우, 타인의 상표권을 침해하지 않는다 할 것입니다.

  한편, 이 사건에서 원고는 금지청구 이외에 상표권 침해예방에 필요한 조치로 피고가 등록한 한글인터넷주소를 원고에게 이전하라고 하였는데, 재판부는 “상표법 제65조 제2항의 ‘침해의 예방에 필요한 조치’에는 도메인이름의 사용금지 또는 말소등록 등의 범위를 넘어서 도메인이름의 이전등록까지 당연히 포함된다고 볼 수 없으므로, 원심판결 중 이 사건 한글인터넷주소의 이전등록 청구를 배척한 부분은 결과적으로 정당하다”라고 하여, 이전등록은 불허하였습니다.

  위 사례는 하나의 단편적인 예일 뿐, 이외에도 도메인이름과 상표의 분쟁은 점차 증가하고 있으며, 도메인 분쟁사건에 휘말렸던 기업들이 밝히기를 꺼려해 잘 노출되지 않았을 뿐, 이미 우리나라는 전세계 도메인 분쟁에 따른 소송건수 통계에서 세계 6위에 오른 ‘분쟁 다발지역’입니다. 도메인 등록 기관인 한국인터넷진흥원의 인터넷주소분쟁 조정위원회에 따르면 국내 도메인 분쟁 상담 및 조정신청 건수는 2005년 525건에서 2008년 996건으로 급증했습니다. 조정을 거치고 않고 바로 법적 소송으로 가는 경우까지 합치면 분쟁 건수는 더 많은 셈입니다. 이렇게 도메인이름과 상표와의 관계에서 분쟁이 발생하는 근본적인 이유는 도메인이름이 이제는 실질적으로 상품 또는 서비스업의 식별표지로서의 기능을 하는 상황임에도 불구하고 각각 서로 다른 기관에 의하여, 서로 다른 방식에 의하여 등록이 이루어진다는 점에 있습니다.

따라서, 이와 같은 도메인네임과 관련된 분쟁을 조정하기 위한 것을 골자로 하는 ‘인터넷주소자원에 관한 법률(인주법)’이 2004년에 제정되었는데, 인주법은 인터넷 주소자원의 안정적인 관리를 위하여 인터넷주소의 등록 및 관리에 관한 체제를 정하고, 부정한 목적에 의한 도메인이름 선점 등록을 금지하여 상표권자 등 정당한 권원이 있는 자의 인터넷주소의 사용을 보장하고, 인터넷주소의 등록, 사용에 따른 분쟁을 효율적으로 해결하는 조정제도 마련을 골자로 합니다. 그러나 제정 이후 분쟁해결의 비효율성이 존재하고 기술발전에 따른 변화를 따라가지 못하는 문제점이 발생하였습니다.

  다행스럽게도 이러한 문제점을 개선한 개정된 인주법이 최근에 국회를 통과하여 공포될 예정입니다. 다음 기회에는 개정된 인주법을 살펴보도록 하겠습니다.