저희 세창에서는 매달 신명용 변리사의 1일 IP Newsletter, 11일 토마스 김 미국변호사의 영문 뉴스레터에 이어, 매달 21일에 소속 변호사들이 돌아가면서 주로 담당하고 있는 법률업무와 관련하여 평소 고객들에게 말씀드리고 싶었던 이야기들 또는 소개드리고 싶은 판례를 짧게 다루는 국문 뉴스레터를 제작하게 되었습니다. 안녕하세요. 법무법인 세창의 신명용 변리사입니다.

상표법에서 규정하는 상표의 사용이란 상품 자체 또는 상품에 들어있는 포장이나 용기에 상표를 표시하는 행위(표시행위), 상품 자체 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도, 인도, 전시, 수출입 하는 행위(유통행위), 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(광고행위) 등을 의미합니다. 한편, 상표의 사용이라고 하기 위해서는 형식적으로 위 행위들을 의미하지만, 이러한 행위만으로는 상표의 사용이라 할 수 없고, 반드시 상표를 자타상품 식별표지로 사용한 경우에 한하여 상표의 사용이라고 할 수 있습니다.

상표의 사용은 매우 중요한데, 특히 타인의 상표의 사용이 상표권자의 상표권을 침해하기 위해서는 상표를 사용해야 하며, 또한 상표법에서는 상표권자는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용해야 하며 이를 위반할 경우 그 등록상표는 취소가 되는데, 이러한 전제조건으로서 상표의 사용은 먼저 확정되어야 할 선결문제입니다.

위에서 설명한 바와 같이, 상표의 사용이기 위해서는 자타상품 식별표지로 사용한 경우에 한하여 상표의 사용이라고 할 수 있는데, 따라서 단지 수요자의 구매의욕을 환기시키기 위하여 의장적, 장식적으로만 사용된 경우, 상표가 표시된 물품이 그 자체로 독립된 상거래의 목적물이 아니라 수건, 휴대용 화장지, 필기구 등 광고를 위한 판촉물에 상표를 표시한 경우, 광고의 대상이 되는 상품을 특정하지 않고 단순히 기업의 이미지 광고 등에 상표를 표시하는 행위 등은 상표의 사용으로 볼 수 없다는 것이 판례의 견해입니다.

한편, 최근 특허법원 판례(특허법원 2009.8.28. 선고 2009허4087 판결)에 의하면 전화번호부에 등재되거나 인터넷포탈사이트에 상호가 검색되도록 방치하는 것도 상표의 사용에 해당한다고 하였습니다. 서비스표권자인 A는 B가 사용하는 상호가 자기의 서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하며 권리범위확인심판을 청구했는데, 1심격인 특허심판원은 B씨가 현실적으로 상표를 사용하지 않고 있다며 부적법 각하하였습니다. 이에 대해 재판부는 판결문에서, “상표법 제2조 제1항 제6호 다목에 의하면 상표에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위는 상표의 사용에 해당한다”며 “설령 광고의 형식을 취하고 있지 않더라도 위 행위와 같은 것으로 평가할 수 있는 정도라면 상표의 사용에 해당한다”라고 하였습니다.

재판부는 이어서, “전화번호부에 자기의 상호나 전화번호를 등재할지 여부와 인터넷포털사이트에서 자기의 상호나 전화번호가 검색되도록 할 지 여부는 자기가 선택하는 것으로서, 설령 자기의 의사와 상관없이 자기의 상호나 전화번호가 전화번호부에 등재되거나 인터넷포털사이트에서 검색되도록 되어 있었던 경우에도 그 등재나 검색되는 것을 원하지 아니할 경우 정해진 절차에 따라 새로 발간되는 전화번호부에 등재되지 않도록 하거나 인터넷포털사이트에서 더 이상 검색되지 않도록 조치를 취할 수도 있다고 할 것이다”라고 하였습니다.

전술한 바와 같이, 상표 또는 서비스표권자는 등록된 상표 또는 서비스표와 동일성을 유지하지 않고 변형 사용한 경우, 지정상품(서비스업)이 아닌 다른상품(서비스업)에 사용한 경우 상표의 사용으로 인정되지 않아 그 등록이 취소가 됩니다. 또한, 자신의 상호를 서비스표로 등록한 경우 단지 사업자등록증 만으로는 서비스표의 사용사실을 입증할 수 없다고 한 사례가 있으므로, 단순히 사업자등록을 완료하였다고 안심하면 안되고, 상호가 표시된 광고나 홍보를 하거나, 매입 또는 매출의 세금계산서에 상호(서비스표)를 표기하거나, 또는 위 사례 등을 참조하여 자신의 지적재산권 보호에 만전을 기하시길 바랍니다.