특허침해 경고장 무작정 보내면 손해배상 책임이

저희 세창에서는 매달 신명용 변리사의 1일 IP Newsletter, 11일 토마스 김 미국변호사의 영문 뉴스레터에 이어, 매달 21일에 소속 변호사들이 돌아가면서 주로 담당하고 있는 법률업무와 관련하여 평소 고객들에게 말씀드리고 싶었던 이야기들 또는 소개드리고 싶은 판례를 짧게 다루는 국문 뉴스레터를 제작하게 되었습니다.

안녕하세요. 법무법인 세창의 신명용 변리사입니다.

이번 달은 휴일 및 연휴로 인해 본 IP 뉴스레터를 4일에 발송하게된 점 사과의 말씀을 드리며, 경인년 새해 건승하시길 기원합니다.

특허권자는 자기의 특허발명을 독점, 배타적으로 실시할 권리를 가지며, 타인이 자기의 특허발명을 무단으로 실시할 경우 그 침해의 금지청구나 손해배상 등의 민사적 조치와 침해죄로 고소할 수 있는 등의 형사적 조치를 취할 수 있습니다. 그런데, 이러한 민형사적 조치를 취하기 전에 먼저 침해자 또는 침해자의 거래자에게 특허발명의 실시를 하지 말 것과 계속 침해행위를 할 경우 민형사적 조치를 취할 수 있다는 내용의 경고장을 보내는 것이 보통입니다. 그런데, 특허권자는 이러한 경고장을 남발하는 행위에 대해 신중을 가해야 하며 그렇지 않을 경우 상대방에게 배상책임이 인정된다는 지방법원의 판결이 최근 나왔습니다.

A사는 2008년 6월 자사 제품에 대해 홈쇼핑 판매방송을 하려 했지만 B사가 홈쇼핑업체에 경고장을 발송, 방송이 취소되는 피해를 보자 B사를 상대로 1억3,400여만원의 손해배상을 청구하는 소송을 냈는데, 법원은 최근에 “B사는 A사에 4,690만원을 지급하라”고 판결하였습니다. 재판부는 “특허권 침해여부는 심결이나 판결 등에 의해 비로소 확정될 수 있는데 B사가 변리사 말만 믿고 A사 제품을 폐기할 것 등을 요구했다”며 “또 이에 불응시 민?형사상 책임까지 묻겠다는 경고장을 A사 거래처에 발송한 행위는 고의 또는 과실로 A사 영업을 방해한 것으로 봐야 한다”고 밝혔다. 재판부는 이어 “B사의 경고장 발송 이후 특허심판원은 A사 제품이 B사의 특허권을 침해하지 않는다는 결정을 내리기도 했다”며 “B사의 행위는 특허권을 보호하기 위해 사회통념상 허용되는 정당한 행위라고 볼 수 없으므로 위법성이 인정된다”고 판시했습니다.

이러한 법원의 태도는 사실 예전부터 일관된 것으로써 “민사상 특허침해금지 가처분 또는 본안 소송을 하거나 권리범위확인심판 등을 할 수 있는 등 권리구제의 수단이 마련되어 있음에도 불구하고 그러한 절차를 거치지도 않고 곧장 당사자도 아닌 제3자 거래처에 특허침해의 경고장을 보내는 행위는 특허권에 대한 침해행위를 저지하려는 자구책으로서의 목적이 아니라 경쟁회사의 업무를 방해하려는 의사에 기한 행위라고 볼 뿐만 아니라 그 행위의 수단이나 방법이 상당하다고 볼 수 없어 정당행위에 해당하지 않는다”라고 판시하고 있으며, 이로 인해 상대방의 업무를 방해한 경우에는 허위사실 유포로 인한 업무방해죄가 성립하거나, 손해가 발생한 경우 배상책임을 인정하고 있습니다.

특허권자의 입장에서는 자기가 경제적, 시간적 노력을 기울여 특허권을 획득하였고, 그 특허발명에 대해 제3자가 무단으로 침해행위를 하는 경우 법적 조치를 취하는 것은 당연한 권리입니다. 그러나, 이러한 특허권자의 권리 주장은 적법한 절차에 의하여 이루어져야 합니다. 그런데 흔히 특허권자는 이러한 적법 절차를 무시하고 침해 제품을 생산, 판매하는 침해자 뿐만 아니라 침해자로부터 제품을 구매하는 거래처에게까지 특허침해의 경고를 행하면서 그 거래처에게 명시적으로 또는 묵시적으로 침해자와의 거래를 중단하고 대신에 자신과 거래할 것을 종용하기도 합니다. 이러한 경우 특허권자는 침해자의 행위에 대하여 특허침해가 성립하지 않는다면, 특허권자의 불법적 권리행사로 인하여 침해자가 입은 손해를 배상하여야 할 뿐만 아니라 경우에 따라서는 업무방해죄로 처벌될 수도 있습니다. 따라서, 특허침해에 대한 판단을 신중히 하고 아울러 그 판단에 기초한 권리행사를 법적 절차에 따라 합법적으로 수행하여야 하겠습니다. 여기서 적법한 권리행사라 함은 침해자를 대상으로 민사상 특허침해금지 가처분신청 또는 본안 소송을 제기하거나 권리범위확인심판을 제기하는 것이며, 또한 손해가 발생한 경우 손해배상청구소송을 제기하는 것입니다.