저희 세창에서는 매달 신명용 변리사의 1일 IP Newsletter, 11일 토마스 김 미국변호사의 영문 뉴스레터에 이어, 매달 21일에 소속 변호사들이 돌아가면서 주로 담당하고 있는 법률업무와 관련하여 평소 고객들에게 말씀드리고 싶었던 이야기들 또는 소개드리고 싶은 판례를 짧게 다루는 국문 뉴스레터를 제작하게 되었습니다.
안녕하세요. 법무법인 세창의 신명용 변리사입니다.
우리 상표법은 먼저 등록한 자만이 권리를 가지는 등록주의가 원칙입니다. 따라서, ‘A’라는 사람이 ‘B’라는 상표(서비스표)를 먼저 사용하고 있다 하더라고 ‘C’라는 사람이 ‘B’와 동일, 유사한 상표를 출원하여 등록을 받은 경우라면 ‘C’가 ‘B’라는 상표나 서비스표의 독점권을 가지게 됩니다. 그러나, 이런 경우 먼저 상표를 사용하는 ‘A’에게는 매우 불합리하겠지요. 따라서, 일정 경우 상표권자인 ‘C’는 ‘A’에게 권리행사를 할 수 없게 됩니다.
한편, ‘B’ 라는 상표가 국내에 널리 인식된 표지(표장)라면 어떻게 될까요? 이 경우, 상표법은 등록주의의 예외로서 사용주의적 요소를 도입하여 등록되지 않았으나 국내에 널리 인식된 표지(소위 미등록 주지상표)의 경우 그와 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표는 등록을 불허하게 됩니다. 따라서, 상기 예에서, ‘C’는 ‘B’라는 상표를 출원하였다 하더라도 등록받을 수 없게 됩니다. 또한, 원칙적으로 상표권이 있어야만 타인에게 그 권리행사를 할 수 있게 되나, 주지표장의 경우 부정경쟁방지법에 의해 타인에게 그 권리행사를 할 수 있게 됩니다. 따라서, ‘A’는 타인이 ‘B’상표와 동일, 유사한 상표를 사용하는 경우 상표법에 의한 권리행사를 할 수 없으나, 부정경쟁방지법상에 의해 권리행사를 할 수 있습니다.
이와 같이 상표법상 또는 부정경쟁방지법상 주지상표(표지) 인가의 여부는 중요한 문제입니다. 주지상표에 대한 판례를 살펴보면, 주지상표인지 여부는 그 상표의 사용 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등 제반사정을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부를 기준으로 판단하고, 사용기간은 거래량과 사용밀도, 상품의 독과점성 및 기타 사정을 고려해서 판단하여야 하며, 인터넷과 광고매체의 발달로 인하여 반드시 오랜 기간 동안의 사용기간을 요하는 것은 아니고, 사용방법은 상표가 반드시 상품에 사용되어 국내에서 유통될 것을 요하지 않으며, 신문, 잡지, 텔레비전을 통하여 광고된 결과 수요자에게 널리 알려진 경우라도 주지상표로 인정된다라고 하였습니다.
한편, 최근의 하급심 판결에서 국내에 널리 알려진 표지인지 여부는 국내 검색사이트의 검색 결과로 판단해야 한다고 하였습니다. 사안을 간단하게 살펴보면, 원고인 안모씨는 ‘caselogic.co.kr’의 도메인이름을 등록하여 쇼핑몰을 운영하고 있고, 피고인 툴레사는 ‘케이스로직’의 상표권자인데, 피고는 원고에게 도메인이름을 양도할 것을 요청하면서 그 대가로 원고의 재고품을 모두 구입하고 한국에서 소매점 영업을 계속할 수 있도록 하겠다는 제의를 하였으나 원고는 이를 거절하였고, 이에 피고는 분쟁조정규정에 따라 인터넷주소분쟁조정위원회에 위 도메인이름에 관한 분쟁조정신청을 하였고 위 분쟁조정에서 원고에게 도메인이름의 등록을 말소하라는 내용의 결정이 내려졌습니다. 이에 원고는 피고의 원고에 대한 (인터넷)등록말소청구권은 존재하지 아니함을 확인하는 소를 제기하였고, 피고는 재판에서 ‘케이스로직’ 표장은 국내에 널리 인식된 표지이므로 원고의 도메인이름 사용행위는 부정경쟁행위에 해당되고 또한 상표법상 침해행위에 해당하므로 원고의 도메인이름의 등록은 말소되어야 한다고 주장하였으나, 결국 재판부는 원고의 손을 들어주었습니다(2008가합126340).
재판부는 판결문에서, “네이버의 블로그 검색결과 ‘케이스로직’은 400여건, ‘caselogic’은 100여건, 지식in 서비스 검색결과 ‘케이스로직’은 400여건, ‘caselogic’은 10여건, 지식쇼핑 검색결과 ‘케이스로직’은 600여건인 사실, 구글코리아(www.google.co.kr)의 검색결과 ‘케이스로직’은 18만여건, ‘caselogic’은 880만여건 사실을 인정할 수 있으나, 국내에서 가장 많은 검색이용자를 보유한 것으로 알려진 네이버의 검색결과는 수백여건에 불과하며~(중략)~ 피고가 사용하는 표장인 ‘케이스로직’이 대한민국 외의 해외에서 상당한 인지도를 가진다는 점을 인정할 수 있을 뿐, 국내에서도 카메라 등의 케이스에 대한 거래자 또는 수요자들이 ‘케이스로직’이라는 상표 내지 영업표지를 통하여 피고가 제공하는 특정의 상품이나 영업을 다른 상품이나 영업으로부터 구별하여 현저하게 인식할 수 있다는 점을 인정하기에 부족하다”고 하였습니다.
재판부는 이어 피고의 상표권 침해 주장에 대해서도 “상표권 침해가 인정될수 있으려면 원고의 ‘상표의 사용’이 전제되어야 하는데, 도메인이름을 사용한 쇼핑몰에서 일부 케이스로직 제품이 판매되기는 하나, 전체적으로 관찰할 때 도메인이름이 인터넷 쇼핑몰의 영업표지로서 사용될 뿐, 거래통념상 위 도메인이름에서 판매하는 상품의 출처를 표시하고 원고의 업무에 관련된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있다고는 보기 어렵다(즉, ‘상표의 사용’이 아니다)”라며 받아들이지 않았습니다.
