법무법인세창제언:상표를 무단사용해도 상표권 침해가 안된다

안녕하세요. 법무법인 세창의 신명용 변리사입니다.

 
이름없이 사업을 한다? 이름없이 물건을 판다? 상상이 안되시죠? 그만큼 사업을 할 때 상표의 중요성은 커지게 됩니다. 상표는 일정 심사를 거쳐 등록을 받아 상표권이 발생하며 권리자만이 그 등록상표를 사용할 수 있고, 제3자는 무단으로 사용할 수 없습니다. 한편, 주지 저명한 상표의 경우는 비록 상표법상 등록을 받지 않아도 제3자가 무단으로 사용할 수 없습니다. 이번호에는 제3자가 상표를 사용해도 상표권 침해가 안되는 경우를 살펴보도록 하겠습니다.

 
상표권의 침해란 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 권원 없는 제3자가 사용하는 행위를 의미합니다. 따라서, 상표권 침해의 경우 상표권자는 침해자에게 민형사상 조치를 취할 수 있습니다. 상표권 침해가 인정되기 위한 요건을 다시 살펴보면, ⅰ) ‘등록상표와 동일 또는 유사한 상표’를 ⅱ) ‘등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품”에 ⅲ) “권원없는 제3자’가 ⅳ) 상표를 ‘사용’ 하는 것인데, 위 네 가지 요건을 모두 만족하여야 침해가 인정됩니다.

 
여기서, 상표의 ‘사용’이란 상표사용자의 상품을 타인의 상품과 구별시키기 위한 식별표지(자타상품식별표지)로 사용한 경우나 출처표시의 기능으로 사용한 경우에 한하여 상표의 사용으로 볼 수 있다는 것이 판례의 태도입니다. 최근에 타인의 등록상표를 사용했다 하더라도 출처 표시를 위한 것이 아니라 책 내용 등을 안내?설명하기 위해 사용되고 교재(상품)의 출처가 학원으로 인식된다면 학원교재에 등록상표와 동일 유사한 표장인 ‘EBS’를 표시한다 하더라도 상표권 침해가 안된다는 대법원 판결이 나왔습니다.

 
학원원장인 김씨는 2007년 학원을 운영하며 ‘EBS’를 쓰기?어법 교재 표지에 부착해 150부를 수강생에게 나눠주고, 김씨가 운영하는 인터넷 사이트에 강의 동영상을 게시한 혐의로 기소되었는데, 1심은 상표법 위반에 대해 유죄판단해 벌금 500만원을 선고했으나, 2심은 “‘EBS’ 표장은 책이 EBS에서 방송하는 강의 교재라는 것을 표시해 책 내용을 안내?설명하기 위한 것일 뿐 책의 출판사 등 출처를 표시하지 않는 것이므로 출처를 오해하게 하지 않는다”며 상표법 위반 혐의를 무죄로 판단하였습니다. 이에 대해 대법원은 상표법 위반 혐의에 무죄판결한 원심을 확정하였습니다(2011.1.13.선고 2010도5994 판결).

 
재판부는 “타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라 하더라도 그것이 상표의 본직적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 서적의 내용 등을 안내?설명하기 위하여 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해하는 행위로 볼 수 없다”라는 논거를 들어,  “학원 교재의 앞표지와 세로표지에 등록상표와 동일한 “EBS”표장이 그 지정상품과 동일한 상품에 표시되어 있으나 그와 함께 피고인이 운영하는 학원 이름과 학원의 주소,인터넷 주소,전화번호 등도 기재되어 있어서 그 출처가 피고인 또는 피고인이 운영하는 학원으로 명확히 인식되는 점, 교재의 내용을 이루는 쓰기·어휘·어법 문제와 그에 대한 해설 등은 피고인이 EBS에서 방송강의를 하면서 제작·사용한 것들로서 교재의 첫 페이지에 이를 명시하고 있는 점, 피고인도 위 교재가 EBS 방송강의의 교재로 사용되었음을 나타내어 자신이 운영하는 학원 수강생들에게만 배포할 의도로 “EBS”표장을 사용한 점 등 제반 사정들을 고려할 때, 위 “EBS”표장은 EBS 방송강의의 교재로 사용되었다는 교재의 내용 또는 용도를 안내·설명하기 위한 것일 뿐 그 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이라고 할 수 없어 위 등록상표에 관한 상표권을 침해하였다고 할 수 없다”라고 판시하였습니다.

 
이와 같이 상표의 사용이 본질적 기능인 출처표시기능(자타상품식별기능)으로 사용되는 경우가 아니면 상표의 사용에 해당하지 않아 침해가 성립하지 않게 되는데, 판례는 형식적으로는 상표가 상품 또는 상품의 포장에 표시되어 있다 하더라도 일반 수요자에게 상품의 식별표지로 인식되지 아니하고 단순히 상품에 관한 정보제공의 의미로 인식되는 경우(설명적 문구로 사용), 특정상품에 표시된 표지가 자타상품식별표지로 사용된 것이 아니라 단순히 수요자의 구매의욕을 환기시키기 위하여 의장적, 장식적으로만 사용된 경우(의장적, 장식적 사용), 상표가 표시된 물품이 그 자체로 독립된 상거래의 목적물이 아니라 휴대용 화장지, 수건, 수첩, 필기구 등 광고를 위한 판촉물인 경우(판촉물에 상표를 표시한 경우) 등을 상표의 사용으로 볼 수 없다라고 하였습니다.