저희 세창에서는 매달 신명용 변리사의 1일 IP Newsletter, 11일 토마스 김 미국변호사의 영문 뉴스레터에 이어, 매달 21일에 소속 변호사들이 돌아가면서 주로 담당하고 있는 법률업무와 관련하여 평소 고객들에게 말씀드리고 싶었던 이야기들 또는 소개드리고 싶은 판례를 짧게 다루는 국문 뉴스레터를 제작하게 되었습니다.

안녕하세요. 법무법인 세창의 신명용 변리사입니다. 상품을 판매하고자 하는 자 또는 서비스업을 영위하고자 하는 자는 임의의 상표(또는 서비스표)를 선정하여 자신의 상품에 부착하여 판매하게 되는데, 사용하고자 하는 상표를 상표등록출원하여 등록하지 않고 사용하는 경우 많은 위험이 따르고, 또한 브랜드 가치의 중요성은 이미 널리 알려져 있으므로, 반드시 상표등록을 하여 독점 배타적으로 사용할 수 있는 상표권을 취득하는 것이 좋습니다.

상표등록은 출원된 상표를 일정 심사를 거쳐서 국가기관인 특허청에서 등록허부를 심사하여 등록결정된 경우 정식으로 권리를 허여하게 되는데, 많은 거절이유(상표등록을 받을 수 없는 이유) 가운데서도 출원상표와 동일 또는 유사한 타인의 선등록 상표가 존재하는 경우 등록 받을 수 없습니다. 그러나, 이 경우 상표를 사용하고자 하는 지정상품이 서로 동일 유사함을 전제로 하는데, 따라서 상표가 동일 또는 유사하더라고 지정상품이 서로 동일 또는 유사하지 않는 경우라면 상표등록을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 지정상품이 “의류”를 지정한 “A”라는 선등록 상표가 존재한다 하더라고, 지정상품을 “컴퓨터”로 지정하는 “A” 라는 출원상표는 등록받을 수 있습니다.

상품이 동일 또는 유사한지 여부에 대한 판단기준을 살펴보면, 특허청에서는 심사의 신속하고 일률적인 처리를 위해 원칙적으로 상품류 구분을 정해 놓고, 이 기준에 따라 상품의 유사를 판단하고 있으며, 동일류, 동일군에 속한 상품은 원칙적으로 유사상품으로 보게 됩니다.

그러나, 대법원 판례에 의하면 상품류 구분은 심사의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니고, “지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일업체에 의하여 제조 도는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2004.7.22. 선고 2003후144 판결)”라고 하였습니다.

최근의 특허법원 판례(2009.8.27. 선고 2009허4001 판결)에 의하면, ‘전자수첩, 휴대용 전자계산기’ 등의 전자응용기기를 지정상품으로 하는 “JADE POWER”의 선등록상표와, ‘액정 디스플레이(LCD) 패널용 유리기판’을 지정상품으로 하는 “JADE”의 출원상표는, 서로 표장이 동일 유사하나, 지정상품이 동일, 유사하지 않으므로 출원상표는 등록받을 수 있다라고 판시하고 있습니다.

재판부는 “상기 출원상표의 지정상품인 ‘액정 디스플레이 패널용 유리 기판’은 액정 디스플레이(LCD)를 완성하기 위하여 패널에 결합되는 유리 시트 형태의 부품인 반면, 선등록상표의 지정상품인 ‘전자수첩, 휴대용 전자계상기’등과 같은 전자응용기기는 사칙연산 등의 수 계산을 신속하게 하고 스케줄표 등을 편리하게 관리할 수 있는 기능을 가진 완성품이므로 두 지정상품은 품질,형상 및 용도 등이 서로 다르다”고 하였습니다. 재판부는 이어, “이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘액정 디스플레이 패널용 유리 기판’은 전문적인 LCD 유리 기판 생산업체에서 제조되는 반면, 선등록상표의 지정상품인 ‘전자수첩, 휴대용 전자계산기’ 등과 같은 전자응용기기는 주로 중소규모의 전자수첩 또는 계산기 전문 생산업체에서 제조되므로 두 지정상품은 생산부문이 서로 다르다”라고 판단하였습니다.

또한 재판부는, “이 사건 출원상표의 지정상품인 “액정 디스플레이 패널용 유리 기판”은 LCD 패널 생산업체에게 판매되고 있는 반면, 선등록상표의 지정상품인 ‘전자수첩, 휴대용 전자계산기’ 등과 같은 전자응용기기는 주로 가전제품 대리점이나 일반상가, 백화점 등에서 일반 수요자에게 판매되고 있으므로 두 지정상품은 판매부문 및 수요자 등이 서로 다르다”라고 하여, “이 사건 출원상표의 지정상품은 선등록상표와 마찬가지로 상품류 구분 제9류에 속하고, 선등록상표의 지정상품인 ‘전자수첩, 휴대용 전자계산기’등의 부품으로 사용될 수 있기는 하나, 위와 같이 그 품질, 형상 및 용도 등과 생산부문, 판매부분 및 수요자등의 측면에서 선등록상표의 지정상품과 다르므로, 일반거래의 통념에 비추어 두 지정상품에 동일,유사한 상표를 사용하더라도 동일업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 없다 할 것이어서, 두 지정상품은 서로 동일 또는 유사한 상품이라고 보기 어렵다 할 것이다”라고 판시하였습니다.

이와 같이 사용하고자 하는 지정상품이 동일 또는 유사하지 않은 경우라면, 동일 또는 유사한 상표의 중복등록이 가능하게 됩니다. 그러나, 출원상표와 동일 또는 유사한 매우 유명한 상표(저명 상표)가 존재하는 경우에는(등록유무를 불문), 비록 지정상품 또는 사용되는 상품이 서로 다르다 하더라도 등록받을 수 없게 됩니다.